Par Laurent GOUTORBE
Plus que jamais, il est indispensable pour les entreprises de faire surveiller les registres de marques pour réagir aux atteintes portées à leurs droits sur les signes distinctifs qu’elles utilisent dans la vie des affaires.
Ne pas surveiller les registres de marques revient à ne pas protéger ses droits sur ses marques, sa dénomination sociale, son nom commercial ou ses noms de domaine et à les affaiblir.
1. Une augmentation constante des dépôts de marques
Depuis 2 ans, le nombre de dépôts de marques françaises atteint des nouveaux records.
En 2018, l’INPI observait ainsi une augmentation des dépôts de 5,5% par rapport à 2017. Une progression qui s’est poursuivie en 2019 pour atteindre 99 054 demandes d’enregistrement de marques sur l’année.
Il est très probable que la barre des 100 000 dépôts de marques françaises sera atteinte en 2020.
Dans le même temps, ce sont près de 125 000 marques de l’Union européenne qui ont été déposées devant l’EUIPO en 2019, avec là aussi une augmentation de 7% par rapport à l’année précédente.
Ces chiffres démontrent à eux seuls l’intérêt qu’il y a de faire surveiller les registres de marques pour protéger et défendre efficacement ses signes distinctifs.
2. Les procédures d’opposition nécessitent de surveiller les marques
Les offices de Propriété Intellectuelle tels que l’INPI (Institut National de la Propriété Industrielle) et l’EUIPO (Office de l’Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle) permettent aux titulaires de droits sur des signes distinctifs antérieurs de s’opposer à l’enregistrement de marques déposées par des tiers lorsque celles-ci sont identiques ou portent à confusion avec les signes distinctifs antérieurs.
Si la procédure d’opposition à l’encontre des marques françaises était jusqu’alors ouverte aux seuls titulaires de marques antérieures, l’ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019 et le Décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019 relatifs aux marques des produits ou de services ont ouvert cette procédure à toute personne disposant de droits sur :
- une dénomination sociale (ou raison sociale),
- un nom commercial, une enseigne, ou un nom de domaine (à condition pour les noms commerciaux, enseignes et noms de domaine qu’ils n’aient pas une portée seulement locale).
Toutefois, pour bénéficier de cette procédure d’opposition, il est indispensable de faire surveiller sa marque, sa dénomination sociale, son nom commercial, son enseigne ou son nom de domaine dans les registres de marques dans lesquels ces signes distinctifs produisent leurs effets.
En effet, l’opposition à l’enregistrement d’une marque française doit impérativement être déposée dans un délai de 2 mois à compter de la publication du dépôt de marque au BOPI (Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle).
Le délai pour s’opposer à l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne est quant à lui de 3 mois à compter de la publication du dépôt au Registre des Marques de l’Union européenne.
Les avantages de ces procédures d’opposition sont nombreux :
- cela permet de bloquer l’enregistrement d’une marque et ainsi de freiner la concurrence
- la procédure est rapide et peu coûteuse au regard des procédures judiciaires ou des procédures en annulation dont les taxes sont notamment plus élevées.
3. Protéger ses droits et échapper à des problématiques de prescription et de forclusion par tolérance
Les actions en contrefaçon se prescrivent par 5 ans.
En outre, le titulaire d’une marque est irrecevable à engager une action en contrefaçon d’une marque postérieure enregistrée dont l’usage a été toléré pendant cinq ans, à moins que son dépôt n’ait été effectué de mauvaise foi.
Il y a donc un véritable risque à ne pas s’opposer à l’enregistrement d’une marque portant atteinte à ses droits, même si en principe le titulaire de la marque postérieure qui revendique la forclusion par tolérance doit démontrer que le titulaire des droits antérieurs avait forcément connaissance de l’enregistrement de sa marque et qu’il en a toléré l’usage pendant plus de 5 ans.
***
Le cabinet HAAS Avocats est spécialisé depuis plus de vingt ans en droit des nouvelles technologies et de la propriété intellectuelle. Il accompagne de nombreux acteurs dans le cadre de la gestion de leurs portefeuilles de marques et gère notamment les recherches d’antériorité, les dépôts et renouvellements de marques et leur surveillance. Pour en savoir plus, contactez-nous ici.
