Par Laurent Goutorbe et Céline Rodier
A propos de : Cass. com., 7/07/2021, n° 19-16.028 F-D, Sté Rent A Car c/ Sté Enterprise Holdings France.
Dans un arrêt rendu le 7 juillet 2021, la Cour de cassation s’est prononcée sur la validité de la marque « Rent A Car », déposée par la société Rent A Car, pour désigner des services de location de voitures.
Les sociétés Enterprise Holdings et Enterprise Holdings France, et la société Rent A Car, qui exercent une activité de location de véhicules, se livrent une bataille judiciaire depuis plusieurs années. A noter, la société Rent A Car exerce également une activité de vente et d'achat de voitures.
La société Rent A Car est titulaire de la marque verbale française « Rent A Car », déposée en 1998 (classe 12 et classe 39), et de la marque semi-figurative française « Rent A Car. », déposée en 2006. La société de droit américain Enterprise Holdings est titulaire, quant à elle, de la marque semi-figurative française « Enterprise rent-a-car. », déposée en 2011 (classe 36 et classe 39). Elle a acheté la société française Citer (devenue Enterprise Holdings France), qui offre désormais ses services sous la marque semi-figurative « Enterprise rent-a-car ».
Par conséquent, la société Rent A Car a assigné lesdites sociétés aux fins, notamment, de les voir condamner à des dommages intérêts pour contrefaçon et concurrence déloyale, ainsi qu'en annulation de la marque semi-figurative « Enterprise rent-a-car. ». Celles-ci ont demandé reconventionnellement l'annulation de la marque verbale « Rent A Car ».
Or, la chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 15 janvier 2019 qui avait validé l'annulation de la marque « Rent A Car » pour défaut de caractère distinctif.
La distinctivité de la marque « Rent A Car » retenue en raison du caractère évocateur, et non descriptif, de celle-ci
Pour rappel, pour être valable, une marque ne doit pas, notamment, être « dépourvue de caractère distinctif » ou « composée exclusivement d'éléments ou d'indications pouvant servir à désigner, dans le commerce, une caractéristique du produit ou du service » (art. L. 711-2, 2° et 3°, du CPI ; ancien art. L. 711-2, b, de ce code).
Dans cette affaire, les juges du fond avaient retenu que la marque était descriptive car l’expression « rent a car » correspondait à la traduction en anglais de l'expression « louer une voiture ».
Or, la Haute juridiction affirme qu’une distinction doit être opérée entre un signe évocateur et un signe descriptif, et que la distinctivité d’une marque peut être retenue si celle-ci présente un caractère simplement évocateur.
En l’espèce, la Cour de cassation rappelle que la marque Rent A Car a un caractère simplement évocateur, les consommateurs font bien la distinction entre la vente et la location de véhicule, activités pour lesquelles la marque a été déposée.
La validité de la marque « Rent A Car » établie par l’acquisition de son caractère distinctif par l’usage
Aux termes de l’article L. 711-2 du CPI, « le caractère distinctif d'une marque peut être acquis à la suite de l'usage qui en a été fait ».
En l’espèce, au regard du sondage qui a été présenté par la société Rent A Car (en appui de son argumentation), la Cour de cassation affirme que la Cour d’appel aurait dû retenir l’acquisition du caractère distinctif de la marque « Rent A Car » par l’usage. En effet, cette étude démontrait « que le public pertinent percevait la marque verbale comme une partie de la marque semi-figurative et que la première avait acquis un caractère distinctif en conséquence de l'usage de la seconde »
L’appréciation « globale » du risque de confusion
Selon l’article L. 711-3, 3°, du CPI (ancien article L. 711-4, b, du même code), une marque ne peut être valablement enregistrée si elle porte « atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment une dénomination ou une raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ».
La Haute juridiction rappelle que « l'existence d'un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, parmi lesquels figurent la renommée et le caractère distinctif du signe antérieur ».
Or, les juges du fond, pour rejeter le risque de confusion, avaient uniquement étudié les signes litigieux au regard des « différences aux plans visuel, phonétique et conceptuel ».
Une solution qui s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence antérieure
Dans son arrêt du 7 juillet dernier, la Cour de cassation s’est prononcée dans le même sens que la jurisprudence antérieure, à la fois française et européenne, pour chacun des points évoqués ci-dessus :
- S’agissant de la distinctivité de la marque « Rent A Car » retenue en raison du caractère évocateur, et non descriptif, de celle-ci : com., 6/03/2007, n° 05-13.705 (où a été jugé que l’expression « Petites Récoltes » déposée pour désigner du vin présentait un caractère simplement évocateur) ; Cass. com., 27/01/2009, n° 07-20.949 ; CJUE, 28/06/2012, aff. 306/11, etc. ;
- Pour la validité de la marque « Rent A Car » en raison de l’acquisition de son caractère distinctif par l’usage: CJUE, 7/07/2005, aff. 353/03, dans cette décision, la Cour a jugé que l’expression « Have a break » avait acquis un caractère distinctif par l’usage du slogan « Have a break, have a Kit Kat », etc. ;
- En ce qui concerne l’appréciation « globale » du risque de confusion: CJCE, 11/11/1997, aff. 251/95 ; com., 15/03/2017, n° 15-24.106, etc.
Par ailleurs, il est intéressant de noter que l’« l'intérêt d'une bonne administration de la justice » a conduit la Cour de cassation à trancher le fond de l’affaire, et à rejeter la demande d’annulation de la marque « Rent A Car ». En effet, une première cassation avait déjà été prononcée (Cass. com., 8/06/2017, n° 15-22.792).
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Sources :
- com., 7/07/2021, n° 19-16.028 F-D, Sté Rent A Car c/ Sté Enterprise Holdings France ;
- VANDEVELDE M., « La marque "Rent A Car" jugée valable pour désigner des voitures ou la location de voitures », Lefebvre Dalloz, 23 septembre 2021.
