Droit des marques 2020: procédures de nullité et de déchéance de droit

Par Laurent Goutorbe

L’Ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019 et le Décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019 relatifs aux marques des produits ou de services sont venus dynamiser le droit des marques avec plusieurs changements majeurs.

Parmi eux figurent les nouvelles procédures administratives mises en place devant l’INPI permettant de demander la nullité de l’enregistrement d’une marque ou la déchéance des droits de son titulaire. Les décisions du directeur général de l’INPI auront les effets d’un jugement au sens de l’article L. 111-3 du Code des procédures civiles d’exécution.

Des procédures bien plus simples, rapides et moins onéreuses que les procédures judiciaires qui devaient être engagées jusqu’alors.

Ces procédures devant l’INPI seront en place à compter du 1^er avril 2020 et cela n’est pas un poisson d’avril.

1. Nouvelle procédure en nullité de marque devant l’INPI

Les actions en nullité de marque pour motifs absolus de nullités tels que visés par l’article L. 711-4 seront de la compétence exclusive de l’INPI à compter du 1^er avril 2020 (article L. 716-15 du Code de la propriété intellectuelle).

Par exception, les Tribunaux judiciaires spécialisés, nommément désignés par voie réglementaire resteront compétents pour connaître ce type de demandes en nullité dans deux hypothèses :

• lorsque celles-ci seront formées à titre principal ou reconventionnel de façon connexe à toute autre demande relevant de la compétence de ces tribunaux (par exemple, dans le cadre de procédures en contrefaçon de marque ou en concurrence déloyale)
• lorsque celles-ci seront formées alors que des mesures probatoires ou des mesures provisoires ou conservatoires ont été ordonnées pour faire cesser une atteinte à un droit sur une marque et sont en cours d’exécution avant l’engagement d’une action au fond.

Cela devrait permettre d’obtenir beaucoup plus facilement la nullité de marques pour des motifs absolus de nullité, sans avoir à engager une procédure judiciaire plus longue et plus onéreuse, seule voie jusqu’alors ouverte pour obtenir la nullité de l’enregistrement d’une marque.

De la même manière, les titulaires de droits qui considèrent que l’enregistrement d’une marque viole leurs droits pourront demande la nullité de l’enregistrement de cette marque.

Seront recevables à agir les mêmes personnes qui le sont dans le cadre de la nouvelle procédure d’opposition instituée devant l’INPI, à savoir, pour ne nommer qu’eux, les propriétaires et licenciés exclusifs de marques, ainsi que les titulaires de droits sur une dénomination sociale, un nom de domaine, un nom commercial ou une enseigne.

2. Nouvelle procédure en déchéance des droits sur une marque devant l’INPI

Les actions en déchéance des droits d’un titulaire d’une marque française seront de la compétence exclusive de l’INPI à compter du 1^er avril 2020.

Ainsi toute personne qui y a intérêt pourra engager une procédure en déchéance des droits du titulaire d’une marque française devant l’INPI :

• Lorsqu’il considère que ce dernier n’a pas fait un usage sérieux de sa marque pour tout ou partie des produits ou services désignés dans son enregistrement, passé un délai de cinq ans suivant son enregistrement, sans justifier d’un juste motif de non-usage (article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle). Dans ce cas, la preuve de l’exploitation de la marque incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée et cette preuve peut être apportée par tous moyens.
• Lorsqu’il considère que la marque dont il est titulaire est devenue de son fait la désignation usuelle ou générique pour désigner tout ou partie des produits ou services désignés par son enregistrement (on parle alors de dégénérescence de marque) (article L. 714-6 du Code de la propriété intellectuelle)

3. Aspects pratiques et procéduraux

Le montant de la taxe à acquitter auprès de l’INPI pour former une action en nullité de l’enregistrement d’une marque ou en déchéance des droits de son titulaire est fixé à 600 euros.

Ces procédures peuvent être engagées à tout moment et ne sont soumises à aucun délai de prescription.

En revanche, lorsque la demande en nullité se fonde sur une atteinte à des droits antérieurs, le requérant se trouvera forclos dans son action si le titulaire de la marque attaquée démontre que le requérant avait connaissance de l’enregistrement deladite marque et en a toléré l’usage pendant plus de cinq ans.

La procédure contradictoire sera essentiellement écrite, avec des échanges entre les parties intervenant en principe tous les deux mois, avec la possibilité d’auditions orales.

L’INPI qui instruit le dossier a ensuite trois mois pour rendre sa décision à partir de la fin de l’instruction. La décision de l’INPI a valeur de jugement.

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Le cabinet HAAS Avocats est spécialisé depuis plus de vingt ans en droit des nouvelles technologies et de la propriété intellectuelle. Il accompagne de nombreux acteurs dans le cadre de la gestion de leurs portefeuilles de marques et gère notamment les contentieux judiciaires et extrajudiciaires en matière de marques. Pour en savoir plus, contactez-nous ici