Par Laurent Goutorbe et Paul Bertucci
A propos de Cass. com. 4 novembre 2020, Pourvoi n°16-28281
Après de nombreuses années de procédure, la saga judiciaire autour de la marque Saint Germain touche à sa fin.
Confrontée à une situation particulière en matière de déchéance de marque, la Cour de cassation avait en septembre 2018[1] décidé de poser une question préjudicielle à la CJUE et de surseoir à statuer jusqu’à la décision des juges européens[2].
Par un arrêt rendu en date du 4 novembre 2020, la Cour de cassation reprend ainsi le principe posé par la CJUE et l’applique à l’affaire qui lui était soumise.
1. Faits et procédure
Ayant découvert que des sociétés commercialisaient une liqueur fabriquée sous l’appellation « St-Germain », le titulaire de la marque française « Saint Germain » enregistrée le 12 mai 2006 pour désigner des boissons alcooliques intentait une action en contrefaçon de marque contre ces sociétés au mois de juin 2012.
Néanmoins, le titulaire de la marque Saint Germain avait été déchu de ses droits sur cette marque pour défaut d’usage sérieux par une décision[3] confirmée en appel[4] à compter du 13 mai 2011, sur le fondement de l’article L. 714-5 du Code de propriété intellectuelle. Il ne pouvait dès lors maintenir sa demande que pour des faits intervenus antérieurement à la déchéance de sa marque, soit entre le 8 juin 2009 et le 13 mai 2011.
Via un arrêt rendu en 2016, la Cour d’appel de Paris[5] rejetait sa demande d’indemnisation pour contrefaçon aux motifs qu’il ne justifiait d’aucune exploitation de la marque depuis son dépôt et que, faute pour la marque d’avoir été mise en contact avec le consommateur, son titulaire ne pouvait arguer :
-
ni d’une atteinte à sa fonction de garantie d’origine ;
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ni d’une atteinte portée au monopole d’exploitation conférée par ladite marque ;
-
ni encore d’une atteinte à sa fonction d’investissement.
S’estimant lésé par la solution rendue, ce dernier formait dès lors un pourvoi en cassation.
A travers une décision du 26 septembre 2018 et dans l’attente de statuer, la Cour de cassation posait à la CJUE la question préjudicielle suivante :
« Le titulaire, qui n’a jamais exploité sa marque et a été déchu de ses droits sur celle-ci à l’expiration de la période de cinq ans suivant la publication de son enregistrement, peut-il obtenir l’indemnisation d’un préjudice pour contrefaçon, en invoquant une atteinte portée à la fonction essentielle de sa marque, causée par l’usage par un tiers, antérieurement à la date d’effet de la déchéance, d’un signe similaire à ladite marque pour désigner des produits ou services identiques ou similaires à ceux pour lesquels cette marque a été enregistrée ? »
Dans son arrêt du 26 mars 2020, la CJUE considère que « le titulaire d’une marque déchu de ses droits à l’expiration du délai de cinq ans à compter de son enregistrement pour ne pas avoir fait de cette marque un usage sérieux dans l’État membre concerné pour les produits ou les services pour lesquels elle avait été enregistrée conserve le droit de réclamer l’indemnisation du préjudice subi en raison de l’usage, par un tiers, antérieurement à la date d’effet de la déchéance, d’un signe similaire pour des produits ou des services identiques ou similaires prêtant à confusion avec sa marque ».
2. La décision de la Cour de cassation
Sans surprise, la solution retenue par la Cour de cassation dans son arrêt du 4 novembre 2020 reprend les grandes lignes posées par la CJUE et va à l’encontre de la décision rendue par la Cour d’appel de Paris, puisque les juges du droit cassent et annulent cet arrêt dans toutes ses dispositions.
Relevant que la déchéance d’une marque ne produit effet qu’à l’expiration d’une période ininterrompue de 5 ans sans usage sérieux, la Cour de cassation énonce dès lors que le titulaire d’une marque est en droit de se prévaloir de l’atteinte portée à ses droits qu’ont pu lui causer les actes de contrefaçon intervenus avant sa déchéance.
Enfin, elle relève également que la Cour d’appel a dénaturé plusieurs pièces comptables produites par le titulaire (bons de commande, bons de livraison, factures portant la mention « St-Germain » et relatives à la vente de bouteilles d’alcool) qui étaient datées de mai 2009 à mai 2011, suffisantes en l’état pour démontrer la réalité de l’atteinte alléguée.
3. Quel préjudice financier ?
La solution retenue par la Cour de cassation donne de quoi s’interroger sur le plan indemnitaire. Quel montant allouer au titulaire d’une marque qui a peu (voire pas du tout) été exploitée et qui ne produit désormais plus aucun effet juridique à l’égard des tiers ?
Afin d’évaluer tout préjudice, l’article L. 716-14 du Code de la propriété intellectuelle prévoit notamment de prendre en compte ces 3 critères cumulatifs :
- les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée ;
- les bénéfices réalisés par le contrefacteur ;
- le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l'atteinte.
Toute la difficulté résidera dès lors dans la détermination de l’étendue du préjudice réellement subi. L’on peut toutefois imaginer que les juges sauront faire preuve de pragmatisme et limiter l’indemnisation au strict minimum en cas d’exploitation dérisoire de la marque déchue.
Cette approche permettrait, dans une certaine mesure, de décourager les titulaires de marque ayant pour coutume de constituer un portefeuille dans l’unique but de concéder des licences ou d’intenter des actions en contrefaçon.
Quoiqu’il en soit, il sera très intéressant d’observer le montant octroyé au titulaire de la marque déchue par la Cour d’appel de renvoi.
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[1] Cass. com., 26 septembre 2018, n° 16-28281
[2] CJUE, Affaire n° C-622/18, 26 mars 2020
[3] TGI de Nanterre, 28 février 2013, n° 11/09088
[4] Cour d'appel de Versailles, 11 février 2014, n° 13/03973
[5] Cour d'appel de Paris, 13 septembre 2016, n° 2015/04749
