Droit des marques 2020 : les marques collectives et de garantie

Droit des marques 2020 : les marques collectives et de garantie

Par Laurent Goutorbe et Marie Torelli

L’Ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019 et le Décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019 relatifs aux marques des produits ou de services apportent de nombreuses modifications au droit des marques.

Parmi elles figure la réécriture totale du statut des marques collectives, à savoir des marques qui peuvent être exploitées par toutes les personnes qui en respectent les conditions d’usage fixées par son propriétaire. Il s’agit typiquement des labels de qualité ou des marques d’appartenance.

En plaçant le règlement d’usage de ces marques collectives au cœur de leur nouveau régime, la réglementation renforce considérablement les exigences envers les titulaires de droits.

1. Un changement de vocabulaire attendu

La transposition du « Paquet Marques » permet de remédier à une confusion qui pouvait exister au sujet de la dénomination des marques collectives dites « de certification ».

Pour éviter tout amalgame avec le régime spécifique des certifications, la marque « de certification » devient la marque « de garantie ». La marque de garantie a pour objectif d’identifier l'origine de produits ou de services pour lesquels certaines caractéristiques sont garanties (par exemple, la matière, le mode de fabrication ou de prestation, la qualité, la précision…).

La marque « collective », quant à elle, ne change pas de nom et continue de désigner tout signe permettant de distinguer des produits ou services et susceptible d’être exploité par toutes les personnes se conformant aux conditions définies par son titulaire.

Bien qu’elles répondent à des définitions différentes, ces marques obéissent désormais à un régime similaire conditionné en partie par leur règlement d’usage.

 

2. Les nouvelles conditions relatives au dépôt des marques collectives et de garantie

Jusqu’à présent, seules les personnes morales pouvaient déposer une marque de garantie.

Désormais, le dépôt est ouvert aux personnes physiques et morales de droit privé comme de droit public, sous réserve qu’elles ne fournissent pas elles-mêmes les produits et services dont la marque vise à garantir la qualité.

Le nouvel article L.715-7 du code de la propriété intellectuelle réserve, en revanche, le dépôt des marques collectives aux associations ou groupements dotés de la personnalité morale qui représentent les fabricants, les producteurs, les prestataires de services ou encore les commerçants des produits ou services désignés ainsi qu’aux personnes morales de droit public.  

Comme tel était le cas auparavant, le dépôt d’une marque collective ou de garanties doit être accompagné du règlement d’usage dont les qualités et le contenu sont désormais précisés.

Le règlement d’usage doit désormais contenir certaines mentions obligatoires listées aux nouveaux articles R715-1 et R715-2 du code de la propriété intellectuelle.

Doivent, par exemple, figurer au sein du règlement, la liste des personnes autorisées à utiliser la marque ou encore les sanctions auxquelles elles s’exposent en cas de violation dudit règlement.

Les déposants ne devront donc pas négliger la rédaction du règlement d’usage, d’autant plus qu’il pourra désormais motiver le rejet de l’enregistrement d’une marque collective ou de garantie.

En particulier, les nouveaux articles L.715-4 et L. 715-9 du code de la propriété intellectuelle prévoient que l’enregistrement pourra être rejeté lorsque le règlement d’usage est contraire à l’ordre public ou que la marque risque d’induire le public en erreur sur « son caractère ou sa signification ».  

3. Un régime de nullité et de déchéance spécifique

Si le règlement d’usage est important lors du dépôt, il devient capital dans la contestation de la validité de la marque.

En effet, les nouveaux articles L715-4 et L715-9 du code de la propriété intellectuelle prévoient que l’enregistrement de telles marques peut être annulé lorsque leur règlement est contraire à l’ordre public ou qu’elles risquent d’induire le public en erreur sur son caractère.  

En outre, en sus des autres cas prévus à l’article L714-5 du code de propriété intellectuelle communs à toutes les marques, le titulaire de la marque collective ou de garantie peut se voir déchu de ses droits dans trois hypothèses :

  • Lorsqu’il ne prend pas les « mesures raisonnables» pour empêcher toute exploitation de la marque qui serait incompatible avec le règlement d’usage ;
  • Lorsque la marque est susceptible d’induire le public en erreur sur son caractère du fait de l’usage réalisé par les personnes autorisées ;
  • Lorsque la modification du règlement d’usage affecte la conformité de la marque au code de la propriété intellectuelle.

Dans tous les cas, l’INPI tiendra compte des prescriptions du règlement d’usage dans son appréciation.

Les titulaires de marques collectives ou de garanties doivent donc porter une attention particulière au règlement d’usage ainsi qu’à son application par les personnes autorisées à exploiter leur marque.

***

Le cabinet HAAS Avocats est spécialisé depuis plus de vingt ans en droit des nouvelles technologies et de la propriété intellectuelle. Il accompagne de nombreux acteurs dans le cadre de la gestion de leurs portefeuilles de marques et gère notamment les contentieux judiciaires et extrajudiciaires en matière de marques. Pour en savoir plus, contactez-nous ici.

 

Laurent GOUTORBE

Auteur Laurent GOUTORBE

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