Par Laurent Goutorbe et Vickie Lebert
« Un fichier audio contenant le son qui se produit à l'ouverture d'une canette de boisson, suivi d'un silence (d'environ une seconde) et d'un pétillement (de neuf secondes), ne peut pas être enregistré en tant que marque ».
La Tribunal de l’Union Européenne (TUE) a pu, à l’occasion d’une décision du 7 juillet 2021 et pour la première fois depuis l’adoption du « Paquet Marques », se prononcer sur le dépôt d’une marque sonore par fichier MP3.
Dans cette affaire T-668/19, une société avait procédé, auprès de l’Office Européen de la propriété intellectuelle (EUIPO), au dépôt d’une marque sonore contenue sur un fichier MP3. Cette marque, dont l’enregistrement était demandé pour désigner différentes boissons, conteneurs de transport et entrepôts en métal, consistait en un enregistrement du « son qui se produit à l’ouverture d’une canette de boisson, suivi d’un silence d’environ une seconde et d’un pétillement d’environ neuf secondes ».
L’EUIPO, au motif que la marque déposée ne remplissait pas les exigences de distinctivité posées par les textes, a refusé de procéder à son enregistrement. Cette approche de l’Office, une première fois suivie par la chambre de recours de l’EUIPO, l’a été une seconde fois par le TUE, qui rejette par sa décision du 7 juillet 2021 le recours formé par la société déposante pour absence de distinctivité du signe. Le Tribunal profite également de cette affaire pour préciser les contours de l’appréciation du caractère distinctif d’une marque sonore.
Cette décision du TUE est l’occasion de revenir sur les conditions de dépôt d’une marque sonore, et sur l’appréciation de ces dernières.
Marques sonores : un dépôt rendu possible par le « Paquet Marques »
Le « Paquet Marques », modifiant de manière substantielle les modalités du dépôt, est venu supprimer l’exigence de représentation graphique qui conditionnait jusqu’alors l’accès du signe à l’enregistrement.
L’article L 711-1 al 2° du Code de la Propriété Intellectuelle (CPI), fruit de la transposition de la Directive 2015/2436, impose désormais au déposant de présenter, au moment du dépôt, un signe susceptible de « pouvoir être représenté dans le registre national des marques de manière à permettre à toute personne de déterminer précisément et clairement l’objet de la protection conférée à son titulaire ».
Ce changement des modalités de dépôt a ainsi permis l’ouverture de l’enregistrement à de nouveaux genres de signes, qui ne répondaient pas à l’exigence ancienne de représentation graphique. Ainsi, sont désormais admises à l’enregistrement les marques holographiques, multimédias, ou encore sonores.
Pour le dépôt d’une marque sonore, l’INPI admet que sont conformes aux dispositions de l’article L 711-1 al 2° du CPI les dépôts effectués sur la base de fichiers MP3, et dans la limite de 2 Mo. L’INPI, sur cette base, a enregistré en 2020 sa première marque sonore, décrite comme « un son qui élève le taux vibratoire de toute matière et il est un harmoniser énergétique » .
Auparavant, pour les personnes désireuses de procéder au dépôt d’une marque sonore, il était impératif que la séquence de sons puisse être représentée graphiquement, sous la forme d’une partition de musique.
Cette évolution des textes, qui traduit la prise en considération par le droit des marques de l’essor des techniques du numérique, a soulevé de nombreuses interrogations, notamment concernant l’appréciation de la distinctivité d’une marque sonore. Le TUE, dans sa décision du 7 juillet 2021, vient apporter quelques éléments de réponse.
L’appréciation de la distinctivité d’une marque sonore
Une marque, quelle que soit sa nature, se doit de remplir certains critères pour être acceptée à l’enregistrement. Un signe ne peut en effet être enregistré que s’il est distinctif et non descriptif.
Un signe est considéré distinctif s’il permet aux consommateurs d’identifier les produits et services couverts par la demande d’enregistrement comme provenant d’une entreprise déterminée. Autrement dit, est distinctive la marque qui permet aux consommateurs de distinguer les produits ou services identifiés de ceux d’une autre entreprise. Cette exigence de distinctivité est prévue à l’article L 711-2 du CPI .
Pour être valable, une marque doit également ne pas être descriptive. Cette exigence découle du principe de liberté du commerce et de l’industrie. Un signe est considéré descriptif, et donc refusé à l’enregistrement, si le consommateur le perçoit immédiatement comme fournissant des informations sur les produits ou services demandés. Tel est le cas, par exemple, lorsque le signe fournit des informations sur la quantité, la qualité, les caractéristiques ou encore la nature des produits ou services.
Dans l’affaire qui nous concerne, pour rejeter le recours formé par la société déposante contre la décision de refus de l’EUIPO, le TUE rappelle que « les critères d’appréciation du caractère distinctif des marques sonores ne diffèrent pas de ceux applicables aux autres catégories de marques » et qu’un signe sonore, pour être considéré distinctif, doit posséder « une certaine prégnance permettant au consommateur visé de le percevoir en tant que marque et non pas comme un élément de nature fonctionnelle ou un indicateur sans caractéristique intrinsèque propre ».
Or, en l’espèce, le Tribunal retient que le son litigieux, combinaison des sons d’ouverture d’une canette de boisson, d’un silence d’environ une seconde puis d’un pétillement de bulles d’environ neuf secondes, n’est pas en mesure de permettre aux consommateurs de distinguer effectivement les produits du déposant de ceux d’autres entreprises. En effet, le son émis lors de l’ouverture d’une canette, au regard des produits et services désignés, est considéré par le Tribunal comme purement technique et fonctionnel.
Les juges précisent encore que le son d’ouverture d’une canette ou d’une bouteille est un son « intrinsèque à une solution technique liée à la manipulation de boissons afin de les consommer », et que le public pertinent, confronté au son de pétillement de bulles, est immédiatement amené à l’associer à des boissons.
En 2016, le TUE s’était déjà prononcé sur la distinctivité d’une marque sonore, cette fois déposée selon l’exigence ancienne de représentation graphique. Il avait à cette occasion confirmé une décision de refus d’enregistrement pour absence de distinctivité de l’EUIPO, relative à une marque sonore constituée du son d’une alarme ou d’un téléphone standard.
Le TUE, pour caractériser l’absence de distinctivité du signe, avait relevé le caractère banal de ce dernier, et l’impossibilité conséquente pour le public de l’identifier comme indiquant la provenance des produits et services désignés.
Les marques sonores n’échappent donc pas à la condition essentielle de protection de toute marque : être distinctives au regard des produits et services désignés et nul ne peut donc s’accaparer des droits privatifs sur des sons dépourvus de caractère distinctif.
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