Le Tribunal tacle la marque NEYMAR

Le Tribunal tacle la marque NEYMAR

Par Laurent GOUTORBE

A propos de TUE, 14 mai 2019, T-795/17

Par un arrêt du 14 mai 2019, le Tribunal de l’Union Européenne (TUE) a confirmé une décision de l’EUIPO d’annuler l’enregistrement de la marque NEYMAR déposée par un particulier, en raison de la mauvaise foi de ce dernier.

 

1. Rappel des faits

Le 17 décembre 2012, un particulier portugais a déposé la marque de l’Union Européenne NEYMAR pour désigner des « vêtements, chaussures, chapellerie » en classe 25.

Sa marque a été enregistrée le 12 avril 2013 sous le numéro 11432044.

Le 11 février 2016, M. Neymar Da Silva Santos Júnior, footballeur de profession, a engagé un recours en nullité de l’enregistrement de cette marque devant l’EUIPO, sur le fondement de l’article 52, paragraphe 1, sous b) du règlement no 207/2009 [devenu article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001]. 

Le 7 novembre 2016, la division d’annulation de l’EUIPO a fait droit à sa demande de nullité.

2. Le dépôt frauduleux de la marque NEYMAR

C’est contre cette décision que le particulier portugais a formé un recours qui a donné lieu à la décision du TUE du 14 mai 2019.

Ce dernier conteste en effet la décision de la Chambre des recours qui a retenu sa mauvaise foi pour annuler sa marque.

L’article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 sur la marque de l’Union Européenne prévoit en effet que « la nullité d’une marque de l’Union européenne est déclarée, sur demande présentée auprès de l’EUIPO ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon, lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande d’enregistrement de cette dernière ».

En l’espèce, il convenait donc de se placer à la date du dépôt de la marque, soit le 17 décembre 2012, pour déterminer si le déposant portugais avait agi de mauvaise foi.

Or, selon le déposant, Neymar n’était pas encore connu en Europe à cette date.

Toutefois, le TUE constate que les éléments versés aux débats par le joueur (articles de presse et extraits de sites Internet de 2009 à 2012) démontraient au contraire que ce dernier était déjà connu internationalement sous son prénom, Neymar, notamment en Europe pour ses résultats obtenus avec l’équipe de football nationale brésilienne. Ces articles évoquaient également le transfert imminent du joueur vers un club européen de premier plan, ce qui s’avéra exact avec le transfert de Neymar au Barça dès 2013.

Le TUE insiste par ailleurs sur le fait que le déposant avait une parfaite connaissance du monde du football et qu’il avait d’ailleurs déposé le même jour la marque verbale IKER CASILLAS.

Enfin, le TUE conclut que dans ces circonstances, le dépôt de la marque NEYMAR n’était pas purement fortuit, mais trahissait la volonté de son déposant de tirer indûment profit de la renommée du joueur.

Cet arrêt favorable au joueur NEYMAR est tout à fait conforme à la jurisprudence en matière de dépôt frauduleux qui implique néanmoins de constituer un dossier relativement lourd aux fins de démontrer la mauvaise foi des déposants.

3. D’autres marques NEYMAR en vigueur en France

Ce n’est pas la première fois que le joueur est confronté à ce type de dépôt puisque d’autres marques françaises déposées dès 2011 ont déjà été rétrocédées à la société brésilienne gérant la marque du joueur.

Ce qui est plus surprenant, c’est de constater que plusieurs autres marques françaises ont été déposées par plusieurs particuliers et enregistrées.

L’enregistrement de ces marques laisse supposer que le joueur et la société gérant sa marque ne surveillent pas la marque NEYMAR, ce qui leur permettraient pourtant de s’opposer efficacement et à moindre frais à ces dépôts litigieux, plutôt que d’avoir à se lancer dans des procédures de plusieurs années, telles que celle ayant donné lieu à la décision commentée ici.

Comme dans le football, une bonne gestion de portefeuille de marques nécessite non seulement d’être créatif et offensif, mais la défense et le repli défensif ne doivent pas être négligés afin de ne pas trop subir les assauts à répétition des adversaires. Pour ce faire, les marques doivent être surveillées au quotidien comme peut l’être l’état de santé des joueurs. 

 

Le cabinet HAAS Avocats est spécialisé depuis plus de vingt ans en droit des nouvelles technologies et de la propriété intellectuelle. Il accompagne de nombreux acteurs dans la gestion de leur portefeuille de marques et leur valorisation et propose notamment des services de surveillance de marques.

Pour en savoir plus, contactez-nous ici.

Laurent GOUTORBE

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